Pour garantir la force et la protection juridique de la marque, quatre critères clés doivent être respectés lors de la sélection du signe :
- Possibilité : le signe doit pouvoir s'écrire, se lire et se prononcer afin de constituer une marque valable.
- Distinctivité : le signe doit se distinguer des désignations génériques ou descriptives des produits/services concernés.
- Licéité : le signe ne doit pas contrevenir à l'ordre public ni aux bonnes mœurs.
- Disponibilité : le signe ne doit pas déjà être approprié par un tiers à titre de marque, nom commercial ou nom de domaine.
En suivant ces quatre critères, il est possible de trouver un signe à la fois protectible juridiquement, stratégique commercialement, et éthique vis-à-vis du public. Voyons plus en détails chacune de ces conditions essentielles.
Critère 1 : choisir un signe possible
Le signe peut s'écrire, se lire ou se prononcer
Le premier impératif pour choisir une marque valable est de veiller à ce que le signe envisagé soit un signe possible, c'est-à-dire qu'il puisse s'écrire, se lire ou se prononcer. La marque doit être un signe perceptible, qui peut être vu, entendu ou articulé.
Concrètement, différents types de signes peuvent remplir cette condition :
- Les mots, qu'ils soient existants dans la langue courante ou totalement inventés. Par exemple, des marques comme Kodak, Yahoo, Evian ou Tefal sont constituées de mots usuels ou fantaisistes pouvant se lire et se prononcer.
- Les combinaisons de lettres et de chiffres. Par exemple, la marque 3M est formée de trois lettres qui peuvent s'écrire et se prononcer.
- Les slogans publicitaires. Par exemple, des slogans comme "Just do it" de Nike ou "Think Different" d'Apple sont des marques verbales possibles.
- Les logos et dessins stylisés. Tant qu'ils sont graphiquement représentables, les images et logos iconiques peuvent faire office de marques.
- Les sons et jingles. Des séquences sonores peuvent constituer des marques audibles, comme le célèbre jingle d'Intel.
- Les hologrammes et autres signes en trois dimensions, qui ajoutent une composante visuelle et tactile.
Ainsi, en veillant à ce que le signe choisi appartienne à l'une de ces catégories, on s'assure qu'il pourra faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque.
Exemples
Kodak, Yahoo, 3M, "Just do it", logo Nike, jingle Intel
Contre-exemples
A contrario, un signe qui ne peut pas s'écrire, se dire ou s'entendre ne peut pas constituer une marque valable. C'est notamment le cas des odeurs, des textures ou des goûts, qui ne sont pas perceptibles visuellement ou auditivement. Une fragrance de parfum, une matière texturée ou un arôme alimentaire ne pourront donc pas être déposés en tant que marques.
Le signe doit pouvoir être représenté graphiquement
Outre sa perceptibilité, le signe envisagé doit également pouvoir faire l'objet d'une représentation ou d'une description graphique précise et objective, afin de pouvoir être enregistré en tant que marque.
Cette condition exclut donc les signes trop vagues, variables ou subjectifs, qui ne pourraient pas être représentés de façon univoque et stable dans le temps sur le certificat d'enregistrement de marque.
Une marque possible :
Pour satisfaire pleinement au premier critère de choix d'une marque, il est indispensable de s'assurer que le signe pressenti soit un signe possible, c'est-à-dire perceptible et représentable graphiquement. Cette condition sine qua non permettra à la marque envisagée d'être valablement enregistrée et protégée.
Critère 2 : choisir un signe distinctif
Distinctif par rapport aux produits/services désignés
Le deuxième critère clé pour choisir une marque est celui de la distinctivité. La marque doit être distinctive par rapport aux produits ou services qu'elle désigne.
Cela signifie que le signe ne doit pas être une désignation courante ou générique des produits/services concernés. Il ne doit pas non plus décrire leurs caractéristiques ou qualités de façon usuelle.
Par exemple, le mot "ordinateur" ne pourrait pas être déposé comme marque pour des ordinateurs, car il s'agit du nom générique. De même, "café aromatisé" serait difficilement protégeable pour un café parfumé, car descriptif.
En revanche, un signe arbitraire, fantaisiste ou évocateur peut tout à fait être distinctif, même s'il est banal. Par exemple, "Apple" pour des ordinateurs.
Distinctivité acquise par l'usage
Par ailleurs, même un signe initialement non distinctif peut acquérir une distinctivité par l'usage et la renommée. Par exemple, des marques comme Frigidaire ou Thermos sont devenues distinctives en étant popularisées.
Ne pas confondre distinctivité et nouveauté
Il faut bien comprendre que la distinctivité n'implique pas la nouveauté ou l'originalité. Un signe banal peut parfaitement faire une marque distinctive. L'essentiel est de choisir un signe non générique ni descriptif au regard des produits/services visés.
Une marque distinctive
Pour résumer, le critère de distinctivité impose de trouver un juste équilibre : un signe ni trop générique, ni trop imaginatif, qui saura se distinguer de la désignation usuelle des produits tout en étant compréhensible par les consommateurs.
Critère 3 : choisir un signe licite
Pour qu'une marque soit valable, le signe choisi doit également être un signe licite, qui ne contrevient pas à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Pas contraire à l'ordre public
Tout d'abord, le signe ne doit pas être contraire à l'ordre public. Cela signifie :
- Qu'il ne doit pas porter atteinte à des principes essentiels de la nation comme la dignité humaine, l'égalité, etc.
- Qu'il ne doit pas être de nature à troubler l'ordre social ou le fonctionnement des institutions.
- Qu'il ne doit pas comporter des éléments insultants, discriminatoires ou haineux.
Par exemple, des signes racistes, antisémites, discriminatoires ou faisant l'apologie de crimes ne respecteraient pas ce critère.
Pas contraire aux bonnes mœurs
De plus, le signe ne doit pas non plus être contraire aux bonnes mœurs. Cela signifie :
- Qu'il ne doit pas heurter la pudeur ni la décence.
- Qu'il ne doit pas comporter d'éléments obscènes, vulgaires ou indécents.
Ainsi, des signes grossièrement suggestifs ou faisant l'apologie de comportements illicites seraient proscrits.
Ne pas induire le public en erreur
En outre, le signe ne doit pas être de nature à induire le public en erreur sur :
- La nature du produit/service
- Ses qualités ou caractéristiques
- Sa provenance géographique
Par exemple, un signe évoquant l'Italie pour des produits fabriqués en Chine serait trompeur.
Une marque licite
En bref, pour être licite, le signe ne doit pas seulement être légal, mais aussi éthique et moral. C'est une condition essentielle pour le succès et la réputation de la marque.
Critère 4 : choisir un signe disponible
Pour qu'une marque soit valablement déposée, il est indispensable que le signe choisi soit un signe disponible, c'est-à-dire non approprié par un tiers.
Vérifier l'existence de marques antérieures
Il faut donc impérativement vérifier qu'il n'existe pas déjà:
- Une marque identique ou similaire déposée auparavant pour des produits/services identiques ou similaires. Cela constituerait un risque élevé de contrefaçon.
- Une marque notoire, qui bénéficie d'une protection même en l’absence de dépôt.
Une recherche d'antériorités approfondie s'impose, dans les bases de données de l'INPI et de l'EUIPO notamment.
Vérifier l'existence de noms commerciaux
Il faut également s'assurer que le signe ne soit pas déjà utilisé à titre de nom commercial ou de dénomination sociale par une autre société. Cette vérification peut se faire au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Vérifier la disponibilité du nom de domaine
Enfin, il est prudent de vérifier que le signe n'est pas non plus déjà approprié par un tiers à titre de nom de domaine, auquel cas il pourrait être difficile de l'obtenir pour son propre site web.
Une marque disponible
En résumé, une vérification approfondie de la disponibilité du signe sur tous les fronts (marques, noms commerciaux, noms de domaine) est indispensable avant de se lancer dans la procédure de dépôt.
