Contrats de recherche et de développement : chronologie d’un partenariat innovant

Types de contrats pour une collaboration innovante

Accord de confidentialité ou NDA

En cas de collaboration, il est important pour toutes les parties impliquées que les échanges soient sécurisés. En effet, c’est là un préalable à toute divulgation d’information confidentielle et à tout envoi de matériel propriétaire. Une manière de sécuriser ces échanges est la signature d’un accord de confidentialité, aussi appelé NDA (Non-Disclosure Agreement).

Sans accord, les informations obtenues dans le cadre des négociations sont certes confidentielles, mais il existe des risques de litige ; notamment sur l’identification de l’information communiquée, son caractère confidentiel ou encore le droit d’utilisation de cette information.

Un NDA permet de se protéger de ces litiges potentiels, en définissant :

1. L’objet précis des discussions ;
2. La période d’échange d’informations confidentielles, avec possibilité de fixer une date de départ rétroactive ;
3. La période de protection des informations échangées ;
4. Les divulgateurs et les bénéficiaires ;
5. Le périmètre d’utilisation autorisée.

Un accord de confidentialité bien conçu ne se contente pas de garantir la non-divulgation d'informations. En effet, même sans les divulguer, votre partenaire pourrait vous causer préjudice. Il est donc essentiel d'y ajouter une clause de non-utilisation. Et bien souvent, une clause de non-concurrence s'avère également nécessaire. Grâce aux informations échangées, votre partenaire pourrait se lancer dans un projet concurrent, sans pour autant en faire directement usage. La clause de non-concurrence permet de se prémunir contre ce risque.

Accord de transfert de matériel ou MTA

Si la collaboration R&D implique des échanges de matériel, il est essentiel de sécuriser ces échanges par un accord de transfert de matériel, aussi appelé MTA (Material Transfer Agreement). Sans contrat, le destinataire est entièrement libre de faire du reverse-engineering sur le matériel transféré. En effet, est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui le contrôle de façon licite. De plus, sans contrat, celui qui découvre des informations sur du matériel devient propriétaire des informations.

Un MTA permet donc de sécuriser l’information, ainsi que :

1. Le matériel et la quantité transférée ;
2. L’utilisation autorisée ;
3. La durée de l’évaluation du matériel ;
4. Les livrables attendus (rapport d’évaluation du matériel) ;
5. Les modalités de retour ou de destruction du matériel ;
6. Le régime de propriété industrielle des données afférentes au matériel (y compris les modifications, améliorations, applications).

Accord de collaboration de recherche

Les accords de collaboration R&D permettent à des entreprises de mettre en commun leurs efforts en matière de recherche et développement. Ils définissent les modalités de ce partenariat innovant.

Parmi les principaux points à aborder dans un tel accord, on retrouve :

• La définition du projet de R&D : l'accord doit décrire précisément le domaine technologique concerné et les objectifs visés par la collaboration.
• La répartition des tâches entre les partenaires : qui fait quoi dans les activités de recherche et les phases de développement.
• Le budget alloué au projet et la répartition des coûts entre les entreprises collaboratrices. Des jalons de paiements peuvent être prévus.
• Les règles de gouvernance pour piloter le projet : comité de suivi, prises de décisions, réunions régulières.
• La gestion de la propriété intellectuelle : droits de propriété et droits d’exploitation concernant les résultats (brevets, savoir-faire…).
• Les obligations de confidentialité et les règles de publication.
• Les modalités en cas de conflits ou de rupture de l'accord.

Bien rédiger cet accord permet de cadrer sereinement la collaboration R&D et de maximiser les retombées de l'innovation pour chaque partie.

Accord de recherche sponsorisée ou SRA

Un Sponsored Research Agreement (SRA) est un contrat de recherche entre une entreprise et une université ou un institut public. Il permet à l'entreprise de financer un projet de recherche précis mené par des chercheurs académiques, en échange de certains droits sur la propriété intellectuelle qui en résultera.

Dans la grande majorité des cas, l'université ou l'institut conserve la pleine propriété des inventions et technologies développées pendant le projet de recherche sponsorisé. Néanmoins, les termes du contrat octroient généralement à l'entreprise sponsor une licence exclusive ou une option de licence sur les technologies concernées.

L'intérêt du SRA est donc de donner accès à l'entreprise aux expertises pointues des chercheurs publics sur un sujet d'innovation ciblé. En finançant entièrement le projet, il en sécurise les retombées en matière de PI sous la forme de licences exclusives.

Accord de consortium

L’accord de consortium est le socle juridique des collaborations de recherche impliquant plusieurs partenaires. Il définit les rôles et responsabilités de chaque membre, en établissant une structure de gouvernance robuste pour la prise de décision collective. Il traite également des questions de la propriété intellectuelle, de l’accès aux résultats de recherche, et des modalités financières, pour offrir un cadre transparent et équilibré aux projets collaboratifs à l’instar de l’accord de collaboration R&D mentionné ci-dessus.

La durée du consortium, spécifiée dans l’accord, guide la temporalité du projet, et les annexes détaillent les aspects opérationnels (plans de travail, budgets consolidés). En définissant clairement ces éléments, l’accord de consortium favorise un pilotage certain et efficace.

Accord de prestation de services R&D — Contrat CRO

Le contrat de prestation de services R&D avec une organisation de recherche sous contrat (CRO) est un accord définissant précisément le périmètre des travaux de R&D confiés par l'entreprise cliente à la CRO.

Il doit couvrir a minima :

• La description détaillée des tâches, protocoles et livrables attendus.
• Le calendrier de réalisation et les jalons clés.
• Les modalités de suivi, revue et validation des livrables.
• Les conditions financières et de facturation.
• Les clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle.
• Les responsabilités et l'assurance qualité.
• Les conditions de résiliation et résolution de conflits potentiels.

La réussite de ce type de partenariat repose sur une définition précise des besoins, le choix d'une CRO compétente, ainsi qu'un pilotage et un reporting régulier entre les parties. L'anticipation des questions de propriété des résultats est également essentielle.

Chronologie d’un partenariat R&D

Pour établir un partenariat R&D solide protégeant les intérêts de toutes les parties impliquées, il est conseillé de suivre la chronologie ci-dessous.

Chaque étape de cette frise chronologique est détaillée dans les sections suivantes.

Sécurisation des échanges

Après que chaque partie a horodaté ses connaissances propres en vue de pouvoir en prouver l’antériorité si nécessaire, les parties doivent sécuriser leurs échanges.

Echange d’informations

Afin de sécuriser les échanges, les parties doivent préparer et signer un accord de confidentialité (voir section afférente au NDA ci-dessus).

Echange de matériel

Si le partenariat de R&D implique de l’échange de matériel, celui-ci doit être protégé par la signature d’un accord de transfert de matériel (voir section afférente au MTA ci-dessus).

Cadrage technique

Une fois l’accord de confidentialité signé, ainsi que le potentiel accord de transfert matériel, le cadrage technique du partenariat R&D doit être effectué. Ceci permet aux parties impliquées de sécuriser leurs intérêts en :

• Rappelant leurs connaissances propres ;
• Révélant des connaissances propres tierces ;
• Identifiant et évitant les concurrents potentiels ;
• Maîtrisant le flux d’informations ;
• Engageant leurs moyens.

Ceci permet aussi d’optimiser le bon déroulement du partenariat grâce à :

• L’identification et la justification des ressources nécessaires aux projets ;
• L’optimisation de la fiscalité ;
• La clarification du pilotage ;
• L’identification d’une potentielle sortie du projet.

Le cadrage technique doit notamment permettre de définir le contexte du partenariat, les parties impliquées, les phases du partenariat, ses tâches, le pilotage ainsi que les moyens engagés.

Contexte du partenariat

Cette étape permet de définir :

1. Le contexte stratégique du partenariat ;

2. Le contexte technique du partenariat ;

3. L’objectif final du partenariat.

Cette démarche de cadrage contextualise les clauses du contrat, offrant une référence préalable qui atténue les divergences d'interprétation. En incluant ces éléments dans un préambule ou une note de cadrage en annexe, on établit une base solide pour le contrat. De plus, cette approche renforce la position en cas de recours à l'imprévision, tout en soutenant les démarches de financement et en fournissant une justification solide pour d'éventuels dispositifs fiscaux.

Parties signataires

Plusieurs éléments doivent être définis :

• Les parties signataires, identifiées juridiquement (SIREN ou autre identifiant unique) ;
• Le statut juridique du partenaire (société commerciale, ORDC, etc.) ;
• Les filiales pouvant être impliquées ;
• Les sous-traitants pouvant être impliqués ;
• L’existence d’agréments CIR ou CII.

Ainsi, la confidentialité pourra être maitrisée. Il est notamment important d’être vigilant à ne pas contractualiser avec la société mère d’une société concurrente, et d’éviter qu’un partenaire ne sous-traite à une société concurrente. En outre, cette étape peut aussi permettre d’estimer les chances de réparation d’une défaillance d’un partenaire, par exemple en cas de divulgation de l’objet d’un brevet avant son dépôt.

Tâches

Le cadrage technique du projet définit les différentes tâches de travail, et pour chacune d’elle :

• La date et la durée estimées ;
• L’entité juridique exécutant la tâche ;
• Les ressources nécessaires ;
• Le lieu d’exécution.

La fluidité du pilotage est ainsi facilitée, grâce à la planification en amont des délais, des acquisitions et des mobilisations de ressources humaines, à l’anticipation des problématiques de transport de matériel, et à l’identification des responsabilités de chaque partie. Les parties ont aussi une meilleure maitrise de leur flux de connaissances propres, en identifiant précisément quel tiers a accès à quelles informations.

Milestones

Pour assurer un suivi pertinent du projet, des jalons (ou milestones) doivent être définis au préalable. Il s’agit de :

• Phases regroupant certaines tâches ;
• Go / No-go ;
• Livrables attendus à chaque phase.

Ceci permet d’adapter le contrat à la réalité du projet. Le prototype à atteindre est ainsi clairement décrit avant le lancement de potentiels travaux d’industrialisation. Il est aussi possible de le résilier en cas d’échec de l’étude de faisabilité. En outre, la propriété des livrables est clairement identifiée dans la note de cadrage, et les risques de litiges sur la matérialité d’une défaillance sont mitigés.

Comité de pilotage

Afin d’assurer un pilotage efficace du partenariat, il est essentiel d’identifier les acteurs qui en seront responsables.

Le coordinateur (personne physique) doit être nommé, pour assurer la convocation des comités, la réception et la communication des notifications, et la coordination interne des parties.

Le comité technique (groupe de personnes physiques) sera chargé de définir les (ré)orientations techniques du projet et les travaux à réaliser.

Le comité stratégique (groupe de personnes physiques) sera responsable des décisions majeures : poursuite ou arrêt du projet, titres de propriété industrielle et publication, exclusion d’une partie défaillante, remplacement d’un sous-traitant, etc.

Enfin, le mandataire commun ou mandataire unique (personne morale) assurera la gestion de la procédure de dépôt des titres de propriété industrielle, en coordination avec le cabinet de conseil en propriété industrielle.

Moyens

Les moyens investis dans le projet doivent être définis pour chaque partie prenante :

• Moyens financiers :
  • Montant ;
  • Objet ;
  • Destinataire des paiements.
• Moyens humains :
  • Nombre et qualification d’emplois à temps plein ;
  • Identification du principal investigator souhaité sur le projet.
• Moyens matériels :
  • Achat et location de matériel ;
  • Budget consommable.
• Connaissances propres :
  • Technologie (brevet, certificat d’utilité, ou secret des affaires) ;
  • Matériel propriétaire (brevet, certificat d’utilité, ou secret des affaires) ;
  • Logiciels (droits d’auteur et éventuellement brevet) ;
  • Bases de données (droit sui generis des bases de données et savoir-faire).

Ce cadrage permet :

• De rappeler les restrictions, en informant de l’existence d’un brevet ;
• D’éviter les restrictions, en découvrant l’existence d’un brevet ;
• De définir les engagements des parties ;
• De définir la propriété des résultats si les apports sont un critère ;
• D’éviter les contaminations de propriété intellectuelle ;
• De contrôler son exploitation.

Négociation

Une fois que la note de cadrage du partenariat a été préparée, les parties peuvent négocier les termes. Dans toute négociation de contrat, il faut dans un premier temps choisir la typologie de ce-dernier. Notons que le titre du contrat n’a pas d’impact sur son effet juridique, mais identifier sa typologie permet d’harmoniser la nomenclature pour :

• Faciliter la compréhension des personnes impliquées ;
• Répondre aux critères des guichets de financement et de l’administration fiscale.

Plusieurs outils précieux existent pour aider à la négociation du contrat :

• La term-sheet : Définie ci-dessous, celle-ci permet une négociation plus efficace.
• Le pacte de préférence : Une partie s’engage à proposer prioritairement à une autre de traiter avec elle si elle décide de mener le projet.
• Lettre d’intention, ou Memorandum of Understanding (MoU) : Les parties s’engagent à entrer en négociation.
• Accord partiel ou provisoire : Les parties s’engagent sur certains points déterminants dans le contrat définitif.
• Promesse de contrat: Une partie s’engage à contracter avec une autre selon des éléments essentiels déterminés si cette autre partie donne son consentement dans une certaine période donnée.

Au cours de chaque négociation de partenariat R&D, plusieurs points sont nécessairement abordés :

• Pilotage : Définir le rôle des comités, coordinateurs et mandataires, et le processus de prise de décision.
• Régime de propriété industrielle : Définir les connaissances propres et les connaissances nouvelles, les modalités de propriété, d’utilisation et d’exploitation, et gestion du dépôt de titres.
• Confidentialité et publication.
• Effets des milestones sur les paiements et sur la résiliation.

Focus sur la term-sheet

La term-sheet est un moyen efficace de négociation. Il s’agit d’un document non contraignant qui récapitule les principaux termes du partenariat, le plus souvent sous forme de tableau. Cette term-sheet offre de sérieux avantages :

• Rédaction du contrat principal grandement facilitée ;
• Accélération drastique de la négociation du contrat ;
• Révélation des deal-breakers le plus tôt possible.

Contractualisation

Une fois la négociation achevée, le partenariat R&D peut être contractualisé grâce à la signature par chaque partie d’un contrat. Ce contrat explicite les engagements mutuels des parties et protège leurs intérêts respectifs.

Exécution du projet R&D

Suite à la contractualisation, le projet de R&D peut être exécuté. Cette phase opérationnelle est facilitée par une planification minutieuse, tant au niveau des différentes tâches du projet que des moyens humains, financiers et matériels fournis par chaque partie. Les comités techniques et stratégiques sont cruciaux pour assurer un pilotage efficace du projet.

Exploitation des livrables

L’exploitation des livrables pourra être faite par les différentes parties selon les modalités définies au préalable lors de la contractualisation.